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Jun 16, 2023

Ein einfacher Fall über einen Koffer: Wird der Oberste Gerichtshof das Recht patentierbarer Gegenstände überdenken?

Welche Erfindungen sind patentierbar? Es gibt eine Reihe von Anforderungen, aber vielleicht

Welche Erfindungen sind patentierbar? Es gibt eine Reihe von Anforderungen, aber die vielleicht grundlegendste ist, ob Sie für Ihre Erfindung überhaupt ein Patent erhalten können. Wenn es sich bei Ihrer Erfindung laut geltendem Gesetz nicht um ein „neues und nützliches Verfahren, eine neue Maschine, eine neue Herstellung oder eine neue und nützliche Zusammensetzung von Stoffen ...“ handelt, haben Sie Pech. Beispielsweise entschied der Federal Circuit im Jahr 2007, dass ein Anspruch, der sich auf ein elektromagnetisches Signal an sich bezog, nicht patentfähig sei, da es sich bei dem beanspruchten Signal nicht um einen Prozess, eine Maschine, eine Herstellung oder eine Materialzusammensetzung handele. Angesichts der Tatsache, dass der fragliche Abschnitt nur 36 Wörter lang und so eindringlich ist, könnte man meinen, dass es außer dem zuvor beschriebenen Ausreißer kaum Rechtsprechung zu patentierbaren Themen gibt. Der Oberste Gerichtshof hatte jedoch andere Ideen.

Im Fall Chakrabarty aus dem Jahr 1980 ging es um die Patentfähigkeit eines gentechnisch veränderten Organismus. Dort zitierte das Gericht die Gesetzgebungsgeschichte des Patentgesetzes, die auf die Absicht des Kongresses hindeutet, dass patentierbare Gegenstände „alles unter der Sonne umfassen sollten, was von Menschen geschaffen wurde“. Chakrabarty war der Höhepunkt des expansiven Ansatzes des Gerichts, und das Gericht befasste sich etwa 30 Jahre lang nicht erneut mit diesem Rechtsgebiet. Als das Gericht dies in der Rechtssache Bilski tat, ging es um einen Anspruch, der sich auf eine Methode zur Risikoabsicherung im Rohstoffhandel „bezog“. Das Gericht entschied, dass der langjährige Test des Bundesgerichtshofs für die Eignung patentierbarer Gegenstände nicht der ausschließliche Test sei. Bilski brachte den Stein ins Rollen, weil das Gericht in Mayo später entschied, dass ein Anspruch, in dem eine Methode medizinischer Tests angeführt wurde, auf ein patentunfähiges Naturgesetz „gerichtet“ sei. Als nächstes kam Myriad zu dem Schluss, dass ein Anspruch, der sich auf eine isolierte Natursubstanz berief, auf ein patentunfähiges Naturprodukt „gerichtet“ sei. Schließlich entschied das Gericht in der Rechtssache Alice, dass ein Anspruch, in dem eine Methode zur computergestützten Umsetzung eines zwischengeschalteten Vergleichs angeführt wird, auf eine nicht patentfähige abstrakte Idee „gerichtet“ sei.

An dieser Stelle fragen Sie sich vielleicht, ob der in Mayo, Myriad und Alice strittige Gegenstand unter eine Art implizite Ausnahme von den im Gesetz aufgeführten Prozessen, Maschinen, Herstellungen oder Stoffzusammensetzungen fällt. Allerdings räumte Richter Clarence Thomas, normalerweise ein bekennender Textmaler, in Alice ein, dass das Gericht seit über 150 Jahren implizite Ausnahmen in das Gesetz eingebaut hatte, und tat dies umgehend erneut. In einem Artikel, der aus einer Präsentation stammt, die ich 2021 vor dem ACC gehalten habe, habe ich die Frage gestellt, ob Alices implizite Ausnahmen von der Formulierung in Zivilgesetzen im Widerspruch zu einigen kürzlich entschiedenen Fällen des Gerichts stehen, in denen es heißt, dass es keine impliziten Ausnahmen von der Formulierung in Zivilgesetzen gibt.

Die frühere Verwendung von Anführungszeichen um die Worte „bestimmt an“ ist keine Affektiertheit, sondern vielmehr der Schlüssel zum Ganzen. Insbesondere waren die in den Urteilen Mayo, Myriad und Alice in Rede stehenden Ansprüche nicht auf patentfähige Gegenstände gerichtet. Und hier liegt das Problem: Gerichte, Patentprüfer, Praktiker, Erfinder und Prozessparteien haben in vielen Fällen Schwierigkeiten, Ansprüche zu identifizieren, die sich auf patentfähige Gegenstände beziehen. Beispielsweise lehnte ein En-Banc-Gremium des Bundesgerichtshofs kürzlich die erneute Verhandlung eines Falles mit der Begründung ab, dass ein Anspruch, in dem eine Methode der medizinischen Diagnose angeführt wurde, auf ein patentunfähiges Naturgesetz gerichtet sei. Die Entscheidung umfasste jedoch vier separate Zustimmungen und vier separate Meinungsverschiedenheiten. Vanda widersprach jedoch dem allgemeinen Trend zu einer restriktiven Herangehensweise an patentierbare Gegenstände. Dort befand das Bundesgericht, dass ein Anspruch patentfähig sei, „der sich auf eine bestimmte Behandlungsmethode für bestimmte Patienten bezieht, bei der eine bestimmte Verbindung in bestimmten Dosen verwendet wird, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen“. Trotz der klaren Forderung von Vanda nach Spezifität hat das US-Patent- und Markenamt (USPTO) den Standpunkt vertreten, dass ein Anspruch, der eine medizinische Testmethode angibt, wie der in der Rechtssache Mayo in Rede stehende Anspruch, auf patentfähige Gegenstände gerichtet ist, wenn Der Anspruch nennt einen generischen Behandlungsschritt. Während einige argumentieren würden, dass eine solche Position als Rückkehr zu einem umfassenderen Ansatz für patentierbare Gegenstände lobenswert sei, scheint die Logik des USPTO auf den ersten Blick im Widerspruch zu Vanda zu stehen.

Im Jahr 2018 waren ich und andere Mitglieder der Patentanwaltskammer der Ansicht, dass es eine Rückkehr zu einem umfassenderen Ansatz für patentierbare Gegenstände geben könnte, wenn das Gericht American Axle entscheiden würde. In diesem Fall ging es um die Frage, ob ein Anspruch, in dem eine Methode zur Dämpfung der Schwingungen einer Welle angeführt wurde, die zur Kraftübertragung in einem Automobil verwendet wird, auf ein Naturgesetz gerichtet war. Im Gegensatz zu der computergestützten Methode zur Durchführung einer Transaktion, um die es im Urteil Alice ging, war der streitige Anspruch im Urteil American Axle weitgehend in der physischen Welt verankert. Trotz dieser klaren Unterscheidung entschied die Mehrheit eines Bundesgerichtsgremiums dennoch, dass der in der Rechtssache American Axle in Rede stehende Anspruch auf ein patentunfähiges Naturgesetz gerichtet sei. Allerdings ließ die Darstellung des Bundesgerichtshofs darüber, was das Naturgesetz tatsächlich ist, sehr zu wünschen übrig, und der abweichende Richter stellte denkwürdigerweise fest, dass „das Gültigkeitsgulasch der Mehrheit besorgniserregend ist und nicht mit dem Patentgesetz und dem Präzedenzfall vereinbar ist“. Es folgte eine Petition für certiorari und fast ein Dutzend Parteien reichten Amici-Schriftsätze ein. Anschließend forderte der Generalstaatsanwalt das Gericht auf, den Fall anzunehmen, was Hoffnungen auf eine Bewilligungsbescheinigung weckte. Das Gericht lehnte dies jedoch ab.

Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 rückte die Sicherheit der Fluggesellschaften verstärkt in den Fokus. Die verstärkte Gepäckkontrolle führte jedoch zu einem vorhersehbaren Problem: Wie konnte ein Beamter der neu gegründeten Transportation Safety Administration (TSA) ein verschlossenes Gepäckstück öffnen, ohne das Schloss dauerhaft zu beschädigen? Die Lösung des unabhängigen Erfinders David Tropp war ein zweiteiliges Schloss, wobei ein Teil ein herkömmliches Zahlenschloss war, das ein Reisender öffnen konnte, und der andere Teil ein Schlüsselschloss war, für das nur TSA-Beamte den Schlüssel hatten. Anschließend erhielt Tropp zwei Verfahrenspatente im Zusammenhang mit der Verwendung seiner Schlösser, woraufhin eine Vertragsverletzungsklage gegen einen konkurrierenden Schlosshersteller eingeleitet wurde. Hier können Sie einige Produkte von Tropp und hier eines der Konkurrenzprodukte sehen. Unglücklicherweise für Tropp entschied das Bezirksgericht, das seinen Fall verhandelte, dass seine „Methodenpatente im Wesentlichen die grundlegenden Schritte der Verwendung und Vermarktung eines Dual-Access-Schleusens für die Gepäckkontrolle beschrieben haben, eine seit langem bestehende grundlegende wirtschaftliche Praxis und Methode zur Organisation menschlicher Aktivitäten.“ Mit anderen Worten: Das beanspruchte Verfahren war auf eine nicht patentfähige abstrakte Idee gerichtet. Im Berufungsverfahren bestätigte der Bundesgerichtshof in einer knappen per curiam-Stellungnahme, und Tropp reichte anschließend einen Antrag auf Bescheinigung ein. Das Gericht hat Ende letzten Jahres die Stellungnahme der Generalstaatsanwältin eingeholt, diese hat diese jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch nicht vorgelegt. Auf jeden Fall forderte das Gericht ähnliche Ansichten im Zusammenhang mit American Axle, nahm den Fall jedoch nicht an. Angesichts dieser Tatsachen scheint es zunächst so, dass die Chancen, dass das Gericht Certiorari erteilt, gering sind.

Angesichts der Verbreitung von Geschworenenprozessen in Zivilprozessen muss sicherlich der KIS-Grundsatz gelten: Halten Sie es einfach. Beispielsweise würden viele Patentanwälte wahrscheinlich der Meinung sein, dass eine strategische Anspruchsänderung mehr als 20 Seiten juristischer Argumentation ausmachen kann. Und verständlicherweise scheint für neun Richter mit einer unglaublich umfangreichen Akte das KIS-Prinzip auch für das Gericht zu gelten. Dies wird durch die Tatsache belegt, dass ich jeden der in den Urteilen Bilski, Mayo, Myriad und Alice in Rede stehenden Ansprüche in einem einzigen Satz beschreiben konnte. Zwar gibt es eine Grenze für das KIS-Prinzip – ein Richter in Myriad konnte sich „einigen Teilen der Meinung der [Mehrheit], die sich mit feinen Details der Molekularbiologie befassen“ nicht anschließen, doch es ist klar, dass das Gericht einem einfachen Fall den Vorzug gibt eher als eine komplexe. Tatsächlich ist der in der Rechtssache Tropp in Rede stehende Anspruch so einfach, dass er ebenfalls in einem einzigen Satz beschrieben werden kann. Darüber hinaus müssen Reisende die Schlösser von Tropp oder die Produkte, die Gegenstand des Streits sind, regelmäßig sehen. Sogar die von Tropp vorgelegte Frage ist eindeutig: „Ob die in Tropps Patenten in Rede stehenden Ansprüche, die sich auf physikalische und nicht auf computergestützte Verarbeitungsschritte beziehen, unter … Alice patentierbar sind …“

Eine Meinung darüber, was das Gericht in einer bestimmten Situation tun wird, ist normalerweise eine dumme Angelegenheit. Als jemand, der vorausgesagt hat, dass das Gericht American Axle entscheiden würde, habe ich mich schon einmal getäuscht. Aber wie die Risikoabsicherung, um die es in Bilski geht, die medizinischen Tests, um die es bei Mayo geht, das isolierte Naturprodukt, um das es bei Myriad geht, und die computerimplementierte Transaktion, um die es bei Alice geht, ist die Technologie, um die es bei Tropp geht, so einfach und so zugänglich, dass eine sehr reale Chance besteht, dass das Gericht Certiorari erteilt. Während sich Tropp am Ende möglicherweise nicht durchsetzen wird – es ist durchaus möglich, dass das Gericht Alice zurechtweist und das endgültige Schicksal seiner Patente den unteren Gerichten überlässt –, könnten einige Interessenvertreter argumentieren, dass der derzeitige Ansatz des Gerichts in Bezug auf patentierbare Gegenstände für die unteren Gerichte schwierig ist Die Anwendung führt zu unvorhersehbaren Ergebnissen und hat zu erheblicher Unsicherheit hinsichtlich der Investition von Ressourcen geführt. Aus ihrer Sicht muss daher der derzeitige Ansatz des Gerichtshofs in diesem Rechtsbereich angepasst werden. American Axle war offenbar kein geeignetes Mittel, um das, was ich als „Rätsel der patentierbaren Materie“ bezeichnet habe, noch einmal zu überdenken. Aber vielleicht ist es Tropp.