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Mar 06, 2023

Widersprüchlicher Präzedenzfall für den Obersten Gerichtshof in American Axle

„Es ist schwer zu erklären, warum die Begründung des Gerichts in der Rechtssache Schein nicht auch gelten sollte

„Es ist schwer zu erklären, warum die Begründung des Gerichts in der Rechtssache Schein nicht auch für die Patentgesetze und die gerichtlich geschaffenen Ausnahmen von abstrakten Ideen, Naturgesetzen und Naturphänomenen gelten sollte.“

Das US-Justizministerium fordert den Obersten Gerichtshof auf, American Axle eine Bescheinigung zu erteilen, um das US-Patentrecht zu klären. Daher scheinen die Chancen besser denn je zu sein, dass diesem Thema die dringend benötigte Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Im Fall American Axle & Manufacturing, Inc. gegen Neapco Holdings LLC geht es um eine Entscheidung des US-Berufungsgerichts für den Federal Circuit, in der festgestellt wird, dass das US-Patent Nr. 7.774.911 ungültig sei, da es auf ein Naturgesetz und nichts weiter gerichtet sei hatte gemäß 35 USC Abschnitt 101 keinen Anspruch auf Patentschutz. Die Ansprüche des Patents '911 beziehen sich auf ein Verfahren zur Herstellung von Automobilantriebswellen. Mit der Ablehnung einer erneuten Anhörung gab der En Banc Federal Circuit fünf übereinstimmende und abweichende Meinungen ab, darunter sechs Richter mit abweichender Meinung, und das gesamte Gericht bat den Obersten Gerichtshof, die Patentberechtigung zu klären. (Siehe Anwaltsbrief auf Seite 20). American Axle reichte einen Antrag auf Erlass einer certiorari beim Obersten Gerichtshof ein, der daraufhin den Generalstaatsanwalt aufforderte, die Ansichten der Vereinigten Staaten darzulegen.

Nach mehr als einem Jahr des Wartens reichte das Justizministerium am 24. Mai 2022 seinen Amicus-Schriftsatz ein. Der Anwalt erklärte unmissverständlich, dass die Feststellung des Bundesgerichtshofs, dass die Patentansprüche aus dem Jahr 1911 nicht patentierbar seien, „falsch ist“ und dass die Berufungsentscheidung „ erhebliche Unsicherheit über die ordnungsgemäße Anwendung von Abschnitt 101.“ Der Anwalt stellte außerdem fest, dass der zweiteilige Alice-Test für die Patentberechtigung, den der Oberste Gerichtshof im Urteil Alice Corp. Pty hat den Federal Circuit „zerbrochen“. (Siehe Anwaltsbrief auf Seite 19). Der Anwalt räumte auch ein, dass es für das US-Patent- und Markenamt (USPTO), Erfinder, Unternehmen und andere Patentakteure zugegebenermaßen schwierig sei, die Präzedenzfälle des Obersten Gerichtshofs im Hinblick auf die Patentberechtigung gemäß Abschnitt 101 konsequent anzuwenden.

Der Anwalt drängte darauf, dass sich die Untersuchung gemäß Abschnitt 101 an der historischen Praxis und an gerichtlichen Präzedenzfällen orientieren sollte. Der Präzedenzfall des Obersten Gerichtshofs scheint jedoch unvereinbar zu sein.

Einerseits reichen die gerichtlich geschaffenen Ausnahmen von der Patentberechtigung (Naturgesetze, physikalische Phänomene und abstrakte Ideen), wie der Anwalt einräumt, mehr als 150 Jahre zurück. Bilski v. Kappos, 561 US 593, 601-02 (2010) und wurden im letzten Jahrzehnt in mehreren Entscheidungen vom Obersten Gerichtshof bestätigt. Siehe beispielsweise Mayo Collaborative Services gegen Prometheus Laboratories, Inc., 566 US 66 (2012).

Andererseits besagt ein neuerer Präzedenzfall des Obersten Gerichtshofs, dass es keine gerichtlich geschaffenen Ausnahmen von den vom Kongress erlassenen Gesetzen geben kann. Dieser Präzedenzfall wird im Schriftsatz des Anwalts nicht erörtert.

Am 8. Januar 2019 entschied der Oberste Gerichtshof der USA im Fall Henry Schein, Inc. gegen Archer & White, Inc., 139 S.Ct. 534 (2019). Dabei handelte es sich nicht um einen Patentfall, sondern um einen Fall im Zusammenhang mit dem Federal Arbitration Act. Das 1925 in Kraft getretene Schiedsgerichtsgesetz ermöglicht es den Parteien, Streitigkeiten einem Schiedsverfahren zu unterwerfen, anstatt vor Gericht zu streiten. Manchmal sind sich die Parteien nicht einig darüber, ob eine Schiedsklausel in einem Vertrag auf einen bestimmten Streitfall anwendbar ist. Selbst wenn der Vertrag diese anfängliche Schwellenfrage an den Schiedsrichter delegiert, wenden einige Bundesgerichte eine „gerichtlich geschaffene Ausnahme“ an und entscheiden selbst, ob das Argument, dass die Schiedsklausel gilt, völlig unbegründet ist, um leichtfertige Versuche zu verhindern, Streitigkeiten von Gerichten auf andere zu übertragen Schlichtung.

Da die Bezirksgerichte über diese „völlig unbegründete“ Ausnahme uneinig waren, erteilte der Oberste Gerichtshof die Erlaubnis, über die Frage zu entscheiden, ob die Ausnahme mit dem Schiedsgerichtsgesetz vereinbar ist. Der Oberste Gerichtshof argumentierte, dass der Kongress das Gesetz auf eine bestimmte Art und Weise entworfen habe und es nicht die Aufgabe des Gerichts sei, das Gesetz neu zu gestalten. Das Gericht stellte fest, dass das Gesetz keine „völlig unbegründete“ Ausnahme enthält, und erklärte, dass es keine eigenen Ausnahmen in den Gesetzestext einbauen könne. Genauer gesagt erklärte das Gericht: „Wir dürfen das Gesetz nicht einfach umschreiben, um diesem politischen Anliegen Rechnung zu tragen“, nämlich der Verhinderung leichtfertiger Anträge auf Erzwingung eines Schiedsverfahrens. In der Rechtssache Schein kam der Oberste Gerichtshof zu dem Schluss, dass die öffentliche Ordnung den vom Kongress zur Unterstützung einer nichtgesetzlichen Ausnahme genehmigten Gesetzestext nicht ersetzen kann.

Wenn also in American Axle ein Certiorari erteilt wird, wird der Oberste Gerichtshof dann den seit langem bestehenden, historischen, gerichtlich geschaffenen Ausnahmen von der Patentberechtigung folgen oder seinem jüngsten Präzedenzfall, der solche Ausnahmen verbietet? Es ist schwer zu erklären, warum die Begründung des Gerichts in der Rechtssache Schein nicht auch für die Patentgesetze und die gerichtlich geschaffenen Ausnahmen von abstrakten Ideen, Naturgesetzen und Naturphänomenen gelten sollte. Da es im Patentgesetz keine Grundlage für diese Ausnahmen gibt, scheinen diese Ausnahmen eine unzulässige „Neugestaltung“ von Abschnitt 101 zu sein. Wenn ja, sollten die historischen Ausnahmen von der Patentberechtigung offenbar für tot erklärt werden.

Ein weiterer Präzedenzfall des Obersten Gerichtshofs wirft eine grundlegendere Frage auf, ob Ausnahmen erforderlich sind. Abschnitt 101 regelt alle neuen und nützlichen Prozesse, Maschinen, Herstellungen, Stoffzusammensetzungen oder Verbesserungen davon. Das Gericht erkannte im Urteil Bilski an, dass die Ausnahmen „im Gesetzestext nicht vorgeschrieben“ seien. Bilski, 561 US bei 601 (2010).

Wie im Schriftsatz des Anwalts beschrieben, wurde ein „Prozess“ so interpretiert, dass er „eine Art der Behandlung bestimmter Materialien zur Erzielung eines bestimmten Ergebnisses“ oder „eine Handlung oder eine Reihe von Handlungen, die an dem umzuwandelnden und zu reduzierenden Gegenstand durchgeführt werden“ umfasst in einen anderen Zustand oder eine andere Sache. Diamond gegen Diehr, 450 US 175, 183 (1981), unter Berufung auf Cochrane, gegen Deener, 94 US 780,788 (1877). Ein Prozess ist also kein Naturgesetz oder eine abstrakte Idee, und wenn er zufällig ein Naturphänomen ist, dann ist er nicht neu. Für erfinderische Verfahren sind also keine Ausnahmen erforderlich.

Vor mehr als 150 Jahren definierte der Oberste Gerichtshof den Begriff „Maschine“ als „eine konkrete Sache, die aus Teilen oder bestimmten Geräten und Gerätekombinationen besteht“. Burr v. Duryee, 68 US (1 Wall.) 531, 570 (1863). Daher sind Maschinen kein Naturgesetz oder physikalische Phänomene, noch ist eine Maschine eine abstrakte Idee, wenn die Beschreibung ausreicht, um einen Fachmann in die Lage zu versetzen, die Maschine herzustellen und zu verwenden, wie in Abschnitt 112 gefordert.

Der Oberste Gerichtshof hat „Herstellung“ (in seiner Verbform) definiert als „die Herstellung von Gebrauchsgegenständen aus rohen oder vorbereiteten Materialien, indem diesen Materialien neue Formen, Qualitäten, Eigenschaften oder Kombinationen verliehen werden, sei es durch Handarbeit oder durch Maschinen.“ ." Diamond gegen Chakrabarty, 447 US 303, 308 (1980) (zitiert American Fruit Growers, Inc. gegen Brogdex Co., 283 US 1, 11 (1931). In der in Abschnitt 101 verwendeten Substantivform bezieht sich „manufacture“ auf „Artikel“, die aus dem Herstellungsprozess resultieren. Das Wörterbuch, auf das sich der Oberste Gerichtshof zur Definition des Verbs „herstellen“ stützte, definiert „Artikel“ auch als „eine bestimmte Substanz oder Ware: z. B. einen Warenartikel.“ 1 Century Dictionary 326 (William Dwight Whitney Hrsg., 1895). Diese Definitionen beziehen sich auf „Gegenstände“ der „Herstellung“ als greifbare Gegenstände oder Produkte. Ein hergestellter Gegenstand ist also kein Naturgesetz, kein physikalisches Phänomen oder eine abstrakte Idee.

„Zusammensetzungen von Stoffen“ wurden vom Obersten Gerichtshof definiert als „alle Zusammensetzungen aus zwei oder mehr Substanzen und alle zusammengesetzten Gegenstände, unabhängig davon, ob sie das Ergebnis einer chemischen Verbindung oder einer mechanischen Mischung sind oder ob es sich um Gase, Flüssigkeiten oder Pulver handelt.“ oder Feststoffe.“ Diamond gegen Chakrabarty, 447 US 303, 308 (1980). Dementsprechend ist eine Zusammensetzung der Materie kein Naturgesetz, sie ist nicht neu, wenn es sich um ein physikalisches Phänomen handelt, und sie ist nicht abstrakt, wenn die Zusammensetzung so beschrieben wird, dass ein Fachmann sie gemäß Abschnitt 112 herstellen kann.

Angesichts der Definitionen des Obersten Gerichtshofs zu den Kategorien patentierbarer Gegenstände gemäß Abschnitt 101 scheint kein Bedarf für die gerichtlich geschaffenen Ausnahmen zu bestehen.

Trotz der langen Geschichte der nichtgesetzlichen Ausnahmen von patentierbaren Gegenständen führen die Analyse des Obersten Gerichtshofs in der Rechtssache Schein und seine Definitionen dieser Gegenstände zu dem Schluss, dass die Ausnahmen vom gesetzlichen Gegenstand aufgegeben werden sollten, wie dies auch in den Ansprüchen der Fall ist Die fünf in Abschnitt 101 dargelegten Kategorien können unter den Abschnitten 102, 103 und 112 bewertet werden. Bildquelle: Deposit Photos Urheberrecht: Premium_shots Bild-ID: 86267474

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